桃園律師案例商標評定事件-修正前商標法第23條第1項第12款

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標題商標評定事件-修正前商標法第23條第1項第12款
日期2014-07-20類別智慧財產類
內文
智慧財產法院102年度行商訴字第23號行政判決要旨
一、原處分與原決定:
原告前於97年11月20日以「GABEE 」商標,指定使用於修正前商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第11類之電咖啡壺、電咖啡爐、電熱水瓶、電動咖啡過瀘器、咖啡豆烘焙器、飲水機、淨水機、濾水器、濾水機、純水器、純水機、反滲透式純水器、飲水機之濾心、濾水器之濾心、開飲機、開水機、蒸餾水開飲機、電子冷熱開飲機、電解水生成器、蒸餾水製造機等商品,向被告申請註冊。經被告核准列為註冊第1367863 號商標,權利期間自98年7 月1 日起至108年6 月30日止。參加人嗣於100 年1 月20日以系爭商標之註冊,違反修正前商標法第23條第1 項第12款、第14款規定,對之申請評定。案經被告審查,認系爭商標之註冊有違修正前商標法第23條第1 項第12款本文前段之規定,以101 年6月25日中臺評字第H1000019號商標評定書,作成系爭商標註冊,應予撤銷之行政處分。原告不服原處分,提起訴願,經濟部訴願委員會以相同理由,駁回原告之訴願。原告不服訴願決定,向本院提起行政訴訟。
二、本件商標評定爭點:
(一)本件應適用之商標法:
按商標之註冊違反修正前商標法第23條第1 項規定之情形者,利害關係人得申請商標專責機關評定其註冊;評定商標之註冊有無違法事由,依其註冊公告時之規定。修正前商標法第50條第1 項、第52條分別定有明文。相當於現行商標法第50條、第57條第1 項規定。查系爭商標前於97年11月20日申請註冊,並於98年7 月1 日公告註冊,是系爭商標之註冊有無違法事由,應以92年5 月28日修正公布之商標法為斷。而參加人係以系爭商標之註冊有修正前商標法第23條第1 項第12款及第14款規定之適用而申請評定,經被告認有第23條第1 項第12款情形而為撤銷系爭商標之處分,經原告提起訴願,訴願機關亦為相同認定,而為訴願駁回之決定,原告即就同條項第12款部分提起本件行政訴訟。本院審究當事人之主張與答辯內容,確認當事人就本件爭點,厥為系爭商標之註冊,是否違反修正前商標法第23條第1 項第12款本文前段規定。職是,本件無庸再審酌關於同條項第12款本文後段與第14款之爭點
(二)修正前商標法第23條第1 項第12款本文前段之要件:
按商標相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者,不得註冊。所謂著名者,係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。修正前商標法第23條第1 項第12款本文及99年5 月4 日訂定發布商標法施行細則第16條分別定有明文。本款旨在加強對著名商標或標章之保護。相當於現行商標法第30條第1 項第11款本文與商標法施行細則第31條之規定。揆諸前揭規定,判斷系爭商標之註冊,是否違反修正前商標法第23條第1 項第12款本文前段規定,應具備系爭商標與據以評定商標成立近似,並致相關公眾混淆誤認之虞,暨據以評定商標為著名商標為必要要件。
三、本件未違反修正前商標法第23條第1 項第12款本文前段:
所謂致相關公眾混淆誤認之虞,係指商標或標章所指示商品或服務來源與著名商標人間,有使相關公眾對其商品或服務之來源或產製主體,發生混淆誤認之虞而言。而判斷系爭商標與據以評定商標間有無混淆誤認之虞,應參酌兩商標識別性之強弱、兩商標是否近似與其近似之程度、相關消費者對兩商標熟悉之程度、據以評定商標是否為著名商標及其他混淆誤認等因素,在具體個案為綜合判斷。職是,本院茲審酌上揭判斷因素如後:
(一)商標識別性之強弱-兩商標均為描述性商標:
識別性與混淆誤認成反比,故識別性越強之商標,相關消費者就商品或服務之印象越深,他人稍有攀附,即可能引起相關消費者產生混淆誤認。申言之,原則上創造性或新奇性之商標識別性最強,而以習見事物為內容之隨意性商標,或以商品、服務相關暗示說明為內容之暗示性商標,其識別性均較創造性商標為弱,故識別性越強之商標,商品或服務之相關消費者印象越深,第三人稍有攀附,即可能引起相關消費者或購買者產生混淆誤認。經查:
1.系爭商標與據以評定商標圖樣之外文「GABEE 」,其為咖啡之閩南語諧音。就我國相關消費者而言,自其商標之讀音或外觀,可輕易知悉兩商標指定使用之商品或服務,均與咖啡有直接或密切之關聯,無須運用高度之想像力,即可瞭解兩商標直接描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點者。因兩商標圖樣本身有其固有涵義,其涵義與使用「GABEE 」圖樣之商品或服務有關,係用以描述其所生產之商品或提供之服務與咖啡有直接關聯,兩商標均為描述性商標或說明性商標,係社會廣泛使用為表彰咖啡之意,並不具強烈之獨占性及識別性。
2.商標之標識雖無先天之識別性,倘經商標申請人長時間反覆使用,且在交易上已成為商品或服務之識別標識者,使該商標圖樣於原本意義之外,另產生表彰商品或服務來源之意義,自得視為有識別性,此稱為第二意義或次要意義。既如前述,兩商標均為描述性商標,相較與暗示性、隨意性及創造性商標,兩商標之識別性較弱,均非強勢商標。參諸修正前商標法第23條第1 項第2 款、第4 項與現行商標法第29條第1 項第1 款、第2 項等規定,除非持之反覆長期使用,對相關消費者已產生商品或服務之聯想,致產生第二意義而具有識別性者,始得准予註冊。
(二)商標是否近似及其近似程度-兩商標有高度之近似程度:
商標圖樣近似者,係指異時異地隔離與通體觀察,兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處,具備普通知識經驗之相關消費者,施以通常之辨識與注意,有致混淆誤認之虞,此為不准商標註冊之消極要件。申言之,兩商標予人之整體印象有其相近之處,倘其標示在相同或類似之商品或服務上時,具有普通知識經驗之相關消費者,在購買時施以普通之注意,可能會有所混淆而誤認兩商品或服務,來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。而商品性質之不同,亦會影響相關消費者之注意程度,就普通日常消費品而言,相關消費者之注意程度較低,對兩商標間之差異辨識能力較弱,易產生近似之印象。專業性商品或單價較高之商品,其相關消費者多為專業人士或社經地位較高者,渠等於購買商品時,會施以較高注意,對兩商標間之差異辨識能力較高,判斷近似之標準,自然逾一般日常消費品之相關消費者。職是,本院依據總體觀察、主要部分觀察及異時異地觀察,審究兩商標是否近似及其近似之程度如後:
1.總體觀察原則:
(1)所謂總體觀察者,係指比較兩商標是否近似時,應就商標之整體予以比對觀察,並非將構成商標之每一部分區隔,而加以比較分析。本院茲運用總體觀察原則,比較系爭商標與據以評定商標。查系爭商標圖樣為「GABEE 」,據以評定商標為「GABEE.」,無論就外觀、觀念、讀音或字義判斷,兩者均有大小寫、字母排列完全相同之「GABEE 」,兩商標之差別僅有「. 」有無,就總體觀察而論,兩商標圖樣具有高度之近似性。
(2)商標之讀音有無混淆誤認之虞,應以連貫唱呼為標準,而商標所用之文字包括中文、外文及方言之讀音在內,是兩商標名稱之文字讀音相類,足以發生混淆誤認之虞者,即屬商標近似。參加人雖抗辯稱依據教育部臺灣閩南語常用詞辭典、華文字典、臺文中文辭典、中央研究院語言學研究所閩南語典藏提供之線上辭典、基準臺語語辭辭典、臺語拼音對照表、臺語羅馬拼音對照表等,臺語辭典檢索咖啡之臺語拼音,應為Kapi、Gabi云云。然不論為兩商標圖樣「GABEE 」或者為「Kapi」、「Gabi」,該等讀音均為中文咖啡之閩南語諧音。就我國相關消費者而言,僅需透過日常生活經驗,即可聽聞「GABEE 」讀音,知悉其表徵咖啡之意涵。準此,參加人上揭之抗辯,即不足為憑。
2.主要部分觀察:
所謂主要部分觀察者,係指商標圖樣之某一構成部分特別顯著突出,易引起一般人之注意,因該特定部分之存在而發生或增加商標之識別功能者,該部分得取代商標整體而與另一商標之顯著部分加以比對。換言之,商標可分主要部分與附屬部分時,應以比較主要部分為主,總體觀察為輔,其主要部分近似,致相關消費者發生混淆誤認之虞,縱使其附屬部分不近似,亦屬近似之商標。查兩商標之主要圖樣均為「GABEE 」,雖據以評定商標之外文字首G 及中間字母B 有特別凸出增高設計。然相較兩商標主要圖樣,幾近相同,亟易使相關相費者有混淆誤認之可能。
  3.兩商標異時異地隔離觀察:
    所謂異時異地隔離觀察,係指商標之近似與否,應將兩商標
    隔離觀察之,不能僅以互相比對之觀察為標準,自相關消費
    者之觀點,異時異地,從時間、空間上予以隔離觀察,判斷
    兩商標是否成立近似與其近似程度。經查:
  (1)系爭商標與據以評定商標間構成高度近似,且系爭商標指定
    使用於電咖啡壺、電咖啡爐、電熱水瓶、電動咖啡過瀘器、
    咖啡豆烘焙器、飲水機、淨水機、濾水器、濾水機、純水器
    、純水機、反滲透式純水器、飲水機之濾心、濾水器之濾心
    、開飲機、開水機、蒸餾水開飲機、電子冷熱開飲機、電解
    水生成器、蒸餾水製造機等商品,其與據以評定商標指定於
    咖啡店之餐飲服務相較,兩者均係滿足相關消費者對於咖啡
    等飲料商品之飲用需求,前者商品經常出現於後者提供咖啡
    之餐飲服務之營業場合,兩者有密切之關連性。
  (2)咖啡商品或服務為社會大眾之普通日常消費商品或服務,相
    關消費者之注意程度較低,故對兩商標間之差異辨識能力較
    弱,易產生近似之印象。倘標示在相同或類似商品或服務上
    時,以具有普通知識經驗之消費者,在購買時施以普通所用
    之注意,可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或雖不相同
    而有關聯之來源。職是,系爭商標與據以評定商標應構成高
    度近似性。
(三)相關消費者對商標熟悉之程度-尊重兩商標併存:
    相關消費者對衝突之兩商標,均為相當熟悉者,就兩商標在
    市場併存之事實已為相關消費者所認識,並足以區辨為不同
    來源者,則應尊重該併存之事實。反之,相關消費者對衝突
    之兩商標,倘僅熟悉其中之一,應賦予較為熟悉之商標較大
    之保護。職是,相關消費者對商標之熟悉程度,繫於該商標
    使用之廣泛程度。原則上熟悉程度,應由主張者提出相關使
    用事證證明之。倘本件當事人均未證明相關消費者對兩商標
    有較熟悉之事實,致難以判斷兩商標提供之商品或服務是否
    具相當品質與口碑,已為相關消費者所信賴,致何商標在市
    場處於較強勢地位或擁有較知名商譽,即應尊重該併存之事
    實。經查:
  1.相關消費者對據以評定商標熟悉之程度:
    參加人檢送2004年至2008年間刊登國內各大報章雜誌之相關
    報導、電視節目新聞報導光碟、相關網路搜尋等證據資料,
    可知參加人於2004年間使用「GABEE 」、「GABEE.」,作為
    其經營咖啡店提供相關餐飲服務之商標。參加人自開店迄今
    ,所研發之泡製義式咖啡拉花之創意作法,除參加臺灣地區
    咖啡大師「Barista 」大賽,榮獲2004年、2006年臺灣地區
    「Barista 」大賽冠軍等多項殊榮外,復於2005年間擔任泰
    國咖啡大師比賽評審,嗣於2007年6 月間代表臺灣區參加世
    界咖啡大師比賽榮獲優異成績(見本院卷第230 至24 1 、
    291 至292 頁)。職是,參加人自2004年間起已使用「
    GABEE 」、「GABEE.」,作為其經營咖啡店提供相關餐飲服
    務之商標。
  2.相關消費者對系爭商標熟悉之程度:
    原告為使相關消費者能較易享用咖啡,其開發全自動義式濃
    縮咖啡機,並於98年間獲經濟部認證,成為臺灣首臺全自動
    義式濃縮咖啡機。原告已以系爭商標在大陸、美國、歐盟、
    日本、韓國、澳洲、香港、新加坡、加拿大、印尼、印度、
    馬來西亞、越南、泰國、菲律賓等地註冊在案,並實際使用
    於全自動義式濃縮咖啡機商品,且積極經由商品型錄、官方
    網站、廣告車、電視與電臺、客運車體與車廂廣告、捷運站
    看板、高速公路廣告等宣傳方式及管道,持續在臺灣地區宣
    傳(見本院卷第36至158頁)。
  3.相關消費者對兩商標均有相當之熟悉程度:
    參諸據以評定商標與系爭商標之上揭行銷商品或服務情事,
    衡諸常理,兩商標經原告或參加人之長期推廣,已足認相關
    消費者對衝突之兩商標,均為相當熟悉者。相較系爭商標指
    定使用之商品與據以評定商標實際使用之餐廳服務相較,前
    者屬一般家庭或辦公室使用之家電產品,強調商品本身之功
    能性與外觀設計,且在電器行、家電賣場中陳列販售。後者
    所表彰之餐廳服務,則在固定地點提供相關消費者現場點選
    食品之餐飲服務,主要以營業場所、地點、服務人員之態度
    、裝潢之明亮或優雅及餐飲之美味,吸引相關消費者接受服
    務,兩者無論商品或服務之功能或性質、材料或內容、產製
    者或提供者,均明顯有別。況本件當事人均未證明相關消費
    者對兩商標之何者,有較熟悉之事實,致難以判斷何商標提
    供之商品或服務,已在市場處於較強勢地位或擁有較知名商
    譽,而應賦予較為熟悉之商標較大之保護。職是,兩商標在
    市場併存之事實,已為相關消費者所認識,故應尊重該併存
    之事實。
(四)據以評定商標非著名商標:
    著名商標之認定,應就個案情況考量如後因素:1.相關事業
    或消費者知悉或認識商標之程度。2.商標使用期間、範圍及
    地域。3.商標推廣之期間、範圍及地域。所謂商標之推廣,
    包括商品或服務使用商標之廣告或宣傳,暨在商展或展覽會
    之展示。4.商標註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。5.商
    標成功執行其權利之紀錄,特別指曾經行政或司法機關認定
    為著名之情形。6.商標之價值。7.其他足以認定著名商標之
    因素。8.判斷是否達著名程度,以國內相關事業或消費者判
    斷之(參照司法院釋字第104 號解釋)。原告主張其委託中
    華研究院針對相關消費者對據以評定商標認知程度所作之市
    場調查,結果發現全省之受訪者,絕大部分表示未曾接觸據
    以評定商標,故被告逕認據以評定商標為著名商標,且賦予
    較大保護,自有未洽等語。被告抗辯稱據以評定商標於系爭
    商標97年11月20日申請註冊前,經參加人長期廣泛使用於咖
    啡泡製及咖啡店等餐飲服務,堪認其所表彰之品質及信譽,
    已廣為相關事業或消費者所普遍認知,而達著名商標之程度
    云云。職是,本院自應審究據以評定商標是否為著名商標,
    以認定本件有無違反修正前商標法第23條第1 項第12款本文
    前段?經查:
  1.據以評定商標之指定服務行銷處所有限:
    參加人及○○○合夥經營「GABEE.」咖啡店,開立至今僅一
    家店面,且坐落臺北市○○○路○巷內,並未在全省設立經
    營據點,故其服務行銷處並非廣泛,故據以評定商標之指定
    服務行銷處所有限。審究參加人提出之比賽紀錄、電視與平
    面媒體報導、服務與教學資料等文件,可知其內容,主要與
    參加人沖煮咖啡之經歷與手藝有關,而據以評定商標圖樣「
    GABEE.」則居於配角之地位,並非等同參加人之知名度。準
    此,據以評定商標使用於所指定服務,是否已經廣泛使用,
    進而建立相當知名度,尚有疑義(見評定卷第32至74、146
    頁)。
  2.市場調查報告之證明能力:
    修正前商標法第43條第1 項、第56條規定,異議人或商標權
    人得提出市場調查報告作為證據,商標評定準用之。參諸公
    平交易委員會「處理當事人所提供市場調查報告之評估要項
    」可知,具有可採信之市場調查應具備如後要件,其證明力
    依具體個案情況進行判斷:(1)市場調查公司之公信力:市場
    調查報告應附有市調公司之背景資料,至少應包含從事市場
    調查業務之期間、營業量數、曾進行之調查報告等,藉以評
    斷其是否為可信賴之市調主體。(2)調查方式:應列明調查期
    間、調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體
    及樣本數等,是否為一般大眾可接受之方法,且應具有合理
    性與合目的性。(3)基本資料:有無檢附受調查者之基本資料
    ,倘有基本調查資料者,原卷是否有保留,俾利嗣後可能之
    調查。(4)問卷內容之設計:是否針對預定達成之目標而設計
    。申言之,該市調報告所設計之調查內容,應符合其目的性
    。(5)內容與結論之關聯性:調查內容與調查所得之結果或結
    論,應具備演繹推論上之合理性與關聯性。(6)結論與待證事
    實之因果關係:市調結論與所預定之目標間,在客觀上與受
    理案件之待證事實應有相當因果關係,始可認為該市調結論
    具有證據力。所謂相當因果關係,係指符合前述要件之調查
    均可演繹推論出待證事實。(7)誤差或信賴水準之說明:有關
    市調報告之統計量誤差及信賴區間,應由提出該市調報告之
    主體說明之。(8)洽詢學者專家意見:爭議當事人均提出市調
    報告而內容不一致,或因案件性質之需要者,得先洽詢相關
    領域之學者專家意見。
  3.中華研究院之市場調查報告有證明能力:
  (1)原告有委託中華研究院針對相關消費者對據以評定商標認知
    程度所作之市場調查,本院參考該市場調查問卷表,茲探討
    其市場調查之可信性要件如後: 具有市場調查之公信力:
    中華研究院為我國政府核准之工商學術研究機構,並參與司
    法機關之鑑定工作,應具有相當之市場調查之公信力。 調
    查方式與設計適當:本件調查標的為據以評定商標,詢問調
    查對象有無看過「GABEE.」圖樣﹖倘有看過者,則續答自何
    何管道知道該圖樣,並可複選如後之答案,即書報雜誌、廣
    告看板、他人告知、電視、實體店面、電台廣播、網際網路
    、行動裝置及其他管道,並詢問調查對象是否知道「GABEE.
    」代表之商品或服務為何﹖倘知道者,則續答所認為之商品
    或服務項目,其複選如後答案,即衣服飾品、餅乾零嘴、咖
    啡機運、動用品、線上遊戲、咖啡飲料、汽車隔熱紙、健康
    食品、美顏美體、電惱軟體工具行車紀錄器、餐廳其他等項
    目,上揭調查方式與設計,通俗易瞭解,為一般大眾可接受
    之方法,其與調查「GABEE.」是否具有著名程度,具有合理
    性與合目的性。 基本資料詳盡:本件調查方式採市場調查
    問卷表進行,受訪者個人資料有姓名、性別、受訪時間、教
    育程度、職業、年齡、受訪地點及電話。調查人員有依據題
    目而出示市調標的予受訪者,就受訪者對題目有不瞭解處,
    調查人員先解釋再作答。
  (2)市場調查報告針對106 份有效問卷進行統計分析,其調查地
    區分北區、中區及南區其結果如下: 北區:36份有效問卷
    ,約2.8%受訪者表示看過「GABEE.」,約97.2% 受訪者表示
    看過;2.8%受訪者表示從電視上看過,約97 .2%受訪者表示
    未看過;約有8.3%受訪者表示知道「GA BEE. 」代表之商品
    或服務,約有91.7% 受訪者表示不知道;約8.3%受訪者表示
    「GABEE.」代表項目為咖啡機;約2.8%受訪者表示為咖啡飲
    料,約2.8%受訪者表示為運動飲料,約91.6% 受訪者表示不
    知道。 中區:30份有效問卷,約20% 之受訪者表示看過「
    GABEE.」,約80 %之受訪者表示未看過;約3.3%之受訪者表
    示為他人告知,13.3% 受訪者表示為書報雜誌,3.3%受訪者
    表示為廣告看板,約80.1% 受訪者表示未看過;13.3% 受訪
    者表示知道「GABEE.」圖樣代表之商品或服務,約86.7% 受
    訪者表示不知道;約有3.3%受訪者表示「GABEE.」代表咖啡
    機項目,約13.3% 之受訪者表示為咖啡飲料,約83 .4%受訪
    者表示不知道。 南區:40份有效問卷,約15 %受訪者表示
    看過「GABEE.」,約85% 受訪者表示未看過;約2.5%受訪者
    表示為他人告知,2.5%受訪者表示為書報雜誌,2.5%受訪者
    表示為實體店面,10% 受訪者表示為網際網路,約82.5% 之
    受訪者表示未看過「GABEE.」;約25% 之受訪者表示知道「
    GABEE.」代表之商品或服務,約75受訪者表示不知道;約7.
    5%受訪者表示「GABEE.」表示咖啡機項目,約17.5% 受訪者
    表示為咖啡飲料;約2.5%受訪者表示為線上遊戲,約2.5%受
    訪者表示為電腦遊戲軟體,約2.5%受訪者表示為健康食品,
    有67.5% 受訪者表示不知道。
  (3)據以評定商標未達著名程度:
    本院審視中華研究院之市場調查報告,認為其有摹擬市場之
    實際交易情況,而反應出相關消費者在市場上面對兩商標指
    定商品或服務之銷售情事,故有針對認定據以評定商標是否
    為著名商標之預定目標而設計,是該調查內容與調查所得之
    結論,具有關聯性。準此,本件市場調查報告結論具有證據
    力。申言之,依據中華研究院針對相關消費者對據以評定商
    標認知程度所作之市場調查,結果發現全省之受訪者,絕大
    部分表示未曾接觸據以評定商標,故被告認定據以評定商標
    為著名商標,且賦予較大保護,容有未洽。
(五)原告有多角化經營之情形:
    商標權利人有多角化經營,而將其商標使用或註冊在多類商
    品或服務者,在考量兩商標間有無混淆誤認之虞時,不應僅
    就各類商品或服務分別比對,而應將該多角化經營情形納入
    考量。反之,倘商標權人長期僅經營特定商品或服務,無跨
    越其他行業之情事者,則其保護範圍得較限縮之。查原告專
    營家電產品,系爭商標商品透過電器行、家電賣場販售,銷
    售地點遍及全省。反觀據以評定商標實際使用地點僅限於臺
    北市○○區○○○路○段○○○巷○○號,其餘地區並未使
    用,亦無事證證明其有跨足家電市場。準此,可認相關消費
    者就系爭商標與據以評定商標間,難謂有致生混淆誤認之疑
    慮,自應限縮據以評定商標之保護範圍。
四、本判決結論:
    綜上所述,被告認定系爭商標與據以評定商標間成立高度近
    似,固為適當,然就兩商標之識別性強弱、相關消費者對系
    爭商標是否有相當之熟悉程度、據以評定商標非著名商標等
    因素,其判斷容有誤會,且漏未審酌原告有多角化經營之情
    形,遽認系爭商標違反修正前商標法第23條第1 項第12款本
    文前段規定,而作成系爭商標應予撤銷之行政處分,其於法
    尚有未洽。訴願決定未加指摘而予維持,並僅以被告認定之
    相同因素,認定系爭商標近似於著名之據以評定商標,有致
    相關公眾混淆誤認之虞,未敘明或審究本院上揭所指明之事
    項,即非妥適,故原處分及訴願決定就上開違誤處,均未見
    其表明之。職是,原告據此請求撤銷訴願決定及原處分,為
    有理由,應予准許。